【风云录·专利】最高法院｜复审程序中发明专利的“明显实质性缺陷”审查+复审委审查范围

要点与观点总结：

1、法律法规：申请文件的明显实质性缺陷审查，包括专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款的规定，是否明显不符合专利法第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者专利法实施细则第十七条、第十九条的规定。（《审查指南》P11）

2、最高法院：

（1）各程序中的“明显实质性缺陷”范围界定：《审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分列举了属于“明显实质性缺陷”的各种情形，但在“实质审查”以及“复审与无效请求的审查”部分并未对“明显实质性缺陷”的情形作出具体规定。但在上述三个阶段中的“明显实质性缺陷”情形的性质应当相同。

（2）专利复审委员审查范围：专利复审委员会依职权审查专利申请属于例外，应当严格依据法律、法规及规章的相关规定进行。涉案申请的创造性评价在此前的驳回决定中并未涉及，同时也不属于“明显实质性缺陷”，因此本案显然不属于专利复审委员会可以依职权审查的情形。

合议庭：

    李剑、秦元明、吴蓉

中华人民共和国最高人民法院

行 政 裁 定 书

（2014）知行字第2号

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人：张茂于，该委员会副主任。

委托代理人：任颖丽，该委员会审查员。

委托代理人：朱茜，该委员会审查员。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：赢创德固赛有限责任公司。

住所地：德意志联邦共和国哈瑙罗登巴赫街4号。

授权代表：马特亚斯·塞弗，该公司授权官员。

授权代表：乌尔里希·赫尔茨，该公司授权官员。

委托代理人：吴玉和。

委托代理人：郭煜。

再审申请人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因与被申请人赢创德固赛有限责任公司（以下简称德固赛公司）发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市高级人民法院（以下简称北京市高级人民法院）（2012）高行终字第1486号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

专利复审委员会申请再审称：

1.《专利审查指南》明确规定，在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，可见该指南没有禁止对驳回理由之外的理由进行审查。专利复审委员会在作出涉案决定之前已经通过复审通知书告知德固赛公司涉案申请不符合创造性的具体理由，并且已经给予德固赛公司陈述意见的机会，符合依职权审查和听证原则。专利复审委员会的处理方式能够提高效率，避免案件在实审和复审之间来回震荡；

2.涉案申请是否具有创造性的判断，本领域技术人员无需深入调查即可得出，属于“明显实质性缺陷”。故请求依法提审本案并撤销二审判决，维持专利复审委员会的涉案决定。

德固赛公司答辩称：

1.涉案申请的原权利要求1和现权利要求1内容不同。国家知识产权局实审部门仅审查了涉案申请原权利要求1相对于对比文件1的新颖性问题，但是并未审查涉案申请现权利要求1的新颖性和创造性问题；

2.涉案申请的创造性判断不属于“明显实质性缺陷”，专利复审委员会在复审阶段依职权审查涉案申请的创造性没有法律依据；

3.专利复审委员会超范围审查缺乏法律依据，损害了德固赛公司的正当程序权利和实体权利。故请求驳回专利复审委员会的再审申请。

本院认为，本案的争议焦点是：1.涉案专利权利要求1的创造性判断是否属于“明显实质性缺陷”的情形；2.本案是否属于专利复审委员会可以依职权审查的情形。

一、关于涉案专利权利要求1的创造性判断是否属于“明显实质性缺陷”情形的问题

《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分列举了属于“明显实质性缺陷”的各种情形，包括是否属于完整的技术方案、是否违反法律或社会公德等情形，都属于本领域技术人员无需深入调查证实或无需技术比对即可判定的情形，但是发明创造的创造性评价并不包括其中。《专利审查指南》在“实质审查”以及“复审与无效请求的审查”部分并未对“明显实质性缺陷”的情形作出具体规定。虽然初步审查与实质审查、复审无效审查阶段的“明显实质性缺陷”的审查范围不应当完全一致，但在上述三个阶段中的“明显实质性缺陷”情形的性质应当相同。因此，在“实质审查”以及“复审与无效请求的审查”阶段对“明显实质性缺陷”的审查，应当依照《专利审查指南》在初步审查部分列举情形的性质，根据个案的具体情形判断。《专利审查指南》所列举的初审阶段“明显实质性缺陷”在“实质审查”以及“复审与无效请求的审查”阶段当然也属于“明显实质性缺陷”。

对本技术领域的技术人员来说，发明创造的创造性是指其相对于现有技术是非显而易见的，是否具备创造性是授予发明创造专利权的必要条件。评价创造性时，不仅要考虑发明创造的技术方案本身，而且还要考虑发明创造所属的技术领域以及所解决的技术问题和所产生的技术效果，因此，不宜将《专利审查指南》列明的“明显实质性缺陷”扩大解释到创造性。专利复审委员会的再审申请理由不成立，本院不予支持。

二、关于本案是否属于专利复审委员会依职权审查的情形的问题

依据《专利审查指南》，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，也可以不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制而依职权审查。《专利审查指南》同时明确规定了可以依职权审查的情形，即足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。可见，专利复审委员会依职权审查专利申请属于例外，应当严格依据法律、法规及规章的相关规定进行。涉案申请的创造性评价在此前的驳回决定中并未涉及，同时也不属于“明显实质性缺陷”，因此本案显然不属于专利复审委员会可以依职权审查的情形。专利复审委员会的再审申请理由不成立，本院不予支持。

综上，专利复审委员会的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第七十二条规定的情形，依照《最高人民法院关于执行﹤中华人民共和国行政诉讼法﹥若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定如下：

驳回中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会的再审申请。

审　判　长　　李　剑

代理审判员　　秦元明

代理审判员　　吴　蓉

二〇一四年九月十七日

书　记　员　　周睿隽

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